Licence de Propriété Intellectuelle en Chine : Guide des Clauses Essentielles

Introduction

La Chine est devenue l'une des juridictions les plus actives au monde en matière d'activités de licence de propriété intellectuelle. Pour les entités étrangères souhaitant pénétrer le marché chinois, l'octroi de licences de propriété intellectuelle constitue une voie commerciale courante — qu'il s'agisse de concéder des brevets à des fabricants chinois, des marques à des distributeurs locaux, ou des droits d'auteur à des exploitants de plateformes chinoises.

Cependant, l'environnement juridique des licences de propriété intellectuelle en Chine présente des particularités. Des régimes d'enregistrement obligatoire aux modalités de paiement transfrontalier sous le contrôle des changes, en passant par le traitement de la TVA et le choix des mécanismes de règlement des litiges, les donneurs de licence étrangers doivent comprendre ces règles pour protéger efficacement leurs droits et éviter les risques de non-conformité. Cet article vise à fournir un guide pratique systématique aux acteurs des activités de licence de propriété intellectuelle en Chine.

Cadre Juridique

Code Civil

Le Code civil de la République populaire de Chine, entré en vigueur en 2021, est la loi fondamentale régissant les contrats de licence de propriété intellectuelle. Le chapitre sur les contrats du Code civil énonce les règles générales relatives à la conclusion, l'exécution, la modification, la résiliation et la responsabilité contractuelle, applicables à tous les types de contrats technologiques et d'accords de licence de propriété intellectuelle. Le chapitre spécifique aux contrats technologiques contient des règles relatives au transfert et à la licence de technologie.

Loi sur les Brevets

La Loi sur les brevets de la République populaire de Chine et son règlement d'application régissent directement les licences de brevets. Conformément à l'article 12 de la Loi sur les brevets, toute entité ou personne exploitant le brevet d'autrui doit conclure un contrat de licence avec le titulaire du brevet. La Loi prévoit également que la concession de licence sur un brevet détenu en copropriété nécessite le consentement de tous les copropriétaires, sauf stipulation contraire.

Il est à noter que la Loi chinoise sur les brevets distingue trois types de brevets : les brevets d'invention (protection de 20 ans), les modèles d'utilité (protection de 10 ans) et les dessins et modèles industriels (protection de 15 ans). La valeur et l'étendue de la protection de ces différents types de brevets varient considérablement dans les négociations de licence.

Loi sur les Marques

La Loi sur les marques de la République populaire de Chine contient des dispositions claires sur les licences de marques. L'article 43 de la Loi sur les marques dispose que le titulaire d'une marque enregistrée peut autoriser autrui à utiliser sa marque en concluant un contrat de licence de marque. Le donneur de licence doit superviser la qualité des produits sur lesquels le preneur de licence utilise la marque, et le preneur de licence doit garantir la qualité des produits sur lesquels la marque est utilisée.

Le contrat de licence de marque doit être enregistré auprès de l'Office des marques. Un contrat de licence de marque non enregistré ne peut être opposé aux tiers de bonne foi. Cette disposition a une importance pratique considérable — la stabilité des droits du preneur de licence dépend de la réalisation de cet enregistrement.

Loi sur le Droit d'Auteur

La Loi sur le droit d'auteur de la République populaire de Chine régit les licences d'utilisation des œuvres. Le titulaire du droit d'auteur peut autoriser autrui à utiliser son œuvre par voie de contrat de licence. Les licences de droit d'auteur sont divisées en licences d'usage exclusif et licences d'usage non exclusif. Dans un contrat de licence d'usage exclusif, si l'exclusivité n'est pas expressément stipulée, le preneur de licence ne peut empêcher le titulaire d'accorder d'autres autorisations.

Les objets protégés par la Loi sur le droit d'auteur comprennent les œuvres littéraires, les œuvres orales, les œuvres musicales, dramatiques, chorégraphiques et d'acrobatie, les œuvres des beaux-arts et d'architecture, les œuvres photographiques, les œuvres audiovisuelles, les dessins d'ingénierie, les dessins de produits, les cartes, les dessins schématiques, les œuvres graphiques et les œuvres de modélisation, les logiciels informatiques, ainsi que les autres créations intellectuelles présentant les caractéristiques d'une œuvre.

Autres Lois et Règlements Applicables

Les règlements sur la gestion des importations et exportations de technologies imposent des exigences particulières aux contrats de licence impliquant des transferts transfrontaliers de technologie. Conformément au Règlement sur la gestion des importations et exportations de technologies, les technologies dont l'importation est interdite ne peuvent être importées, les technologies dont l'importation est soumise à restriction sont gérées par un régime de licence, et les technologies dont l'importation est libre sont soumises à un système d'enregistrement contractuel.

La Loi antimonopole régit les comportements monopolistiques susceptibles de découler des licences de propriété intellectuelle. Les titulaires de droits de propriété intellectuelle qui abusent de leurs droits, excluent ou restreignent la concurrence peuvent être soumis à la réglementation antitrust. Les Lignes directrices de la Commission antimonopole du Conseil d'État sur l'antitrust dans le domaine de la propriété intellectuelle fournissent un cadre d'analyse spécifique pour déterminer si les pratiques de licence constituent un monopole.

Conception des Clauses Essentielles

Types de Licence

Les types de licence reconnus par le droit chinois sont principalement les trois suivants :

Dans un contrat de licence exclusive, le preneur peut même intenter une action en contrefaçon en son propre nom — un droit strictement limité dans les autres types de licence.

Portée Territoriale

La clause territoriale doit être définie avec précision. Les expressions courantes de portée territoriale incluent « Région continentale de la République populaire de Chine » (hors Hong Kong, Macao et Taïwan), « Grande Chine », « Région Asie » ou « Monde entier ». Il est recommandé de préciser si Hong Kong, Macao et Taïwan sont inclus, car leurs systèmes juridiques diffèrent de celui de la Chine continentale et les droits de marque et de brevet dans ces régions nécessitent un enregistrement séparé pour être protégés.

Modalités d'Utilisation et Limitations d'Usage

Le contrat de licence doit détailler les modalités d'utilisation et les limitations d'usage imposées au preneur de licence. Pour les licences de marque, il convient de préciser les catégories de produits ou services sur lesquelles la marque est utilisée, la portée territoriale, les normes de qualité des produits et les règles d'utilisation de l'identité de marque. Pour les licences de brevet, il convient de préciser le champ technique des produits fabriqués, les canaux de vente, les limitations de production, etc.

Droit de Sous-Licence

La question de savoir si le preneur de licence peut accorder des sous-licences à des tiers, ainsi que les modalités de répartition des redevances de sous-licence, doivent être expressément stipulées dans le contrat. Dans la pratique chinoise, les sous-licences nécessitent généralement l'approbation écrite du donneur de licence, et les clauses essentielles du contrat de sous-licence ne doivent pas excéder la portée d'autorisation du contrat de licence original.

Exigences d'Enregistrement

Les contrats de licence d'exploitation de brevet et les contrats de licence de marque doivent tous être enregistrés auprès des autorités compétentes. Le contrat de licence de brevet doit être enregistré auprès de l'Administration nationale de la propriété intellectuelle (CNIPA) dans les trois mois suivant sa prise d'effet. L'enregistrement du contrat de licence de marque s'effectue auprès de l'Office des marques. La conséquence du défaut d'enregistrement est l'inopposabilité aux tiers de bonne foi — ce qui signifie en pratique que si le donneur concède une licence sur la même propriété intellectuelle à plusieurs preneurs, le preneur ayant enregistré le premier bénéficie d'une priorité en cas de conflit de droits.

Les contrats d'importation et d'exportation de technologies doivent être enregistrés auprès des autorités commerciales compétentes après leur entrée en vigueur. Pour les technologies d'importation libre, l'enregistrement du contrat est une condition préalable à l'accomplissement des formalités de change, bancaires, fiscales et douanières.

Points de Négociation

Structure des Redevances

La structure des redevances de licence de propriété intellectuelle comprend généralement les formes suivantes :

Frais d'entrée (montant forfaitaire) : paiement unique effectué par le preneur à la signature ou à la réalisation d'étapes spécifiques. Convient lorsque le donneur doit couvrir les coûts de transfert de technologie.

Redevances proportionnelles (royalties courantes) : paiement continu calculé en pourcentage du chiffre d'affaires, de la production ou du bénéfice. En Chine, les redevances proportionnelles sont généralement calculées entre 2% et 8% du chiffre d'affaires net, le taux exact dépendant du secteur, de la valeur technologique et des conditions du marché.

Redevance minimale garantie : redevance minimale annuelle que le preneur doit payer, quelle que soit sa situation commerciale réelle. Il s'agit d'une clause essentielle pour garantir un revenu de base au donneur.

Monnaie de Paiement et Risque de Change

La monnaie de paiement des redevances transfrontalières est généralement le dollar américain ou l'euro. Bien que le renminbi progresse dans son internationalisation, de nombreux donneurs de licence étrangers préfèrent encore les devises librement convertibles. Le contrat doit préciser la répartition du risque de change — par exemple en prenant pour référence le taux de change à une date déterminée.

Le contrôle des changes est un facteur central des paiements transfrontaliers en Chine. Selon la réglementation en vigueur, tout paiement à l'étranger d'un montant unique supérieur à 50 000 dollars (ou équivalent) nécessite la fourniture à la banque du contrat, de la facture, de l'attestation d'enregistrement (si requise), etc. Il est recommandé de communiquer à l'avance avec la banque pour les paiements de redevances d'un montant important.

Garanties d'Exécution

Exiger du preneur qu'il fournisse une caution d'exécution ou un dépôt de garantie est un moyen efficace de réduire le risque de créances impayées pour le donneur. Cela est particulièrement nécessaire lorsque le donneur transfère des informations techniques essentielles à l'avance ou lorsque la solvabilité du preneur est incertaine.

Droit d'Audit

Le donneur de licence doit conserver un droit d'audit sur les registres financiers et les données de vente du preneur. La clause d'audit doit préciser la fréquence des audits (généralement au maximum une fois par an), la répartition des frais d'audit (à la charge du preneur si l'écart dépasse le seuil convenu), le champ de sélection du cabinet d'audit et les obligations de coopération du preneur.

Conformité Fiscale

Retenue à la Source sur les Redevances

Les entreprises étrangères qui perçoivent des revenus de redevances provenant de Chine sont soumises à une retenue à la source en Chine. Conformément à la Loi sur l'impôt sur le revenu des sociétés, le taux légal de la retenue à la source est de 10 %. Si le pays du donneur de licence étranger a conclu une convention fiscale avec la Chine, un taux conventionnel réduit peut s'appliquer.

Les taux conventionnels réduits applicables aux redevances dans le cadre des conventions fiscales courantes sont les suivants :

Pour bénéficier du taux conventionnel réduit, le contribuable non résident doit soumettre à l'administration fiscale compétente le Formulaire de demande d'application du traitement conventionnel pour les contribuables non résidents ainsi que les justificatifs requis.

Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)

Les donneurs de licence étrangers percevant des redevances de source chinoise sont également assujettis à la TVA. Le taux de TVA est de 6 % (services modernes). La TVA est retenue et versée par le preneur de licence, et le montant net effectivement perçu par la partie étrangère est le montant après déduction de la TVA.

Prix de Transfert

Les transactions de licence de propriété intellectuelle entre parties liées doivent respecter le principe de pleine concurrence. L'administration fiscale chinoise exerce un contrôle rigoureux sur les redevances versées dans le cadre de transactions entre parties liées, en particulier lorsque le montant des redevances payées à l'étranger par une partie liée est excessif, ce qui peut donner lieu à un réajustement et à un rappel d'impôt.

Il est recommandé aux entreprises effectuant des transactions de licence entre parties liées de préparer une analyse de comparabilité complète et une documentation sur les prix de transfert, comprenant une analyse fonctionnelle et des risques, ainsi que la méthode du prix comparable sur le marché libre, entre autres.

Risque d'Établissement Stable

Si le donneur de licence étranger mène des activités continues de négociation de licence, d'assistance technique et de services de suivi par l'intermédiaire de personnel ou d'un établissement situé en Chine, il peut être considéré comme y ayant un établissement stable, ce qui entraînerait une obligation de paiement de l'impôt sur le revenu des sociétés en Chine. Il s'agit d'un risque fiscal souvent négligé par les donneurs de licence étrangers exerçant des activités en Chine.

Règlement des Litiges

Arbitrage ou Procès

Dans les litiges relatifs aux licences de propriété intellectuelle en Chine, l'arbitrage est généralement le choix privilégié des parties étrangères. La Commission chinoise d'arbitrage économique et commercial international (CIETAC) et le Centre d'arbitrage international de Shanghai disposent d'une vaste expérience pratique dans le traitement des litiges internationaux en matière de propriété intellectuelle.

Les avantages de l'arbitrage comprennent : la confidentialité de la procédure (évitant la divulgation de secrets techniques ou de stratégies de marque dans le cadre d'un procès public), le caractère définitif de la sentence (réduisant les retards et les coûts d'appel), l'expertise des arbitres et l'exécutabilité transfrontalière des sentences arbitrales internationales en vertu de la Convention de Singapour.

Droit Applicable

Les contrats de licence de propriété intellectuelle comportant un élément d'extranéité permettent aux parties de choisir le droit applicable. Les choix courants incluent le droit chinois, le droit de Hong Kong ou le droit de Singapour. Il convient de noter que le principe de territorialité de la propriété intellectuelle implique que — même si le contrat choisit un droit étranger — la validité de la propriété intellectuelle, la détermination de la contrefaçon et l'attribution des droits restent régies par le droit chinois.

Lieu d'Arbitrage

Hong Kong occupe une place particulière dans l'arbitrage des litiges relatifs aux licences de propriété intellectuelle en Chine. Hong Kong est une région administrative spéciale de la Chine, appliquant le système de common law, et il existe un Arrangement concernant la reconnaissance et l'exécution mutuelles des sentences arbitrales entre les tribunaux du continent et de la Région administrative spéciale de Hong Kong, garantissant l'exécution fluide des sentences arbitrales entre les deux territoires.

Clause de Résiliation

La clause de résiliation du contrat de licence doit inclure les éléments suivants :

1. Le droit de résiliation pour manquement de l'une ou l'autre des parties (avec un mécanisme de mise en demeure assorti d'un délai de remédiation)
2. Le droit de résiliation automatique en cas de faillite ou de liquidation du preneur
3. Les obligations post-contractuelles du preneur après la résiliation (traitement des stocks, restitution ou destruction des documents techniques, cessation d'utilisation des signes distinctifs, etc.)
4. Les clauses restant en vigueur après la résiliation (obligation de confidentialité, droit d'audit, clause de règlement des litiges)

Conseils Pratiques

Due Diligence

Avant de signer un contrat de licence, une due diligence approfondie doit être menée sur le preneur de licence. Il convient de vérifier notamment les informations d'enregistrement commercial du preneur, sa capacité à utiliser la propriété intellectuelle, sa situation financière, ses antécédents de conformité et l'existence éventuelle de litiges antérieurs en matière de contrefaçon de propriété intellectuelle. Pour les licences de brevet, il convient également de confirmer la validité du brevet concerné et la durée de protection restante.

Enregistrement et Exécution

Les formalités d'enregistrement doivent être effectuées immédiatement après la signature du contrat. L'enregistrement des licences de brevet et de marque n'est pas seulement une exigence légale, mais aussi un moyen nécessaire de protéger ses droits — l'enregistrement constitue le fondement juridique permettant au preneur de licence d'opposer ses droits en cas de conflits ultérieurs.

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WeRights (werights.xqt.cn) fournit un soutien professionnel en matière de services juridiques de propriété intellectuelle en Chine, couvrant la rédaction et la révision des contrats de licence, la représentation pour les formalités d'enregistrement, la planification de la conformité fiscale et les services d'expertise dans le cadre du règlement des litiges. Grâce à WeRights, les donneurs de licence étrangers peuvent bénéficier d'un accompagnement complet, de la conception du contrat à la gestion de son exécution, garantissant le bon déroulement des activités de licence de propriété intellectuelle dans le cadre juridique chinois.

Liste de Vérification de Conformité

Sur la base des points énoncés dans le présent article, la liste de vérification suivante peut être utilisée par les donneurs de licence étrangers :

1. Confirmer que la propriété intellectuelle à licencier a été valablement enregistrée ou protégée en Chine
2. Vérifier les qualifications commerciales, la situation financière et les antécédents de crédit du preneur
3. Choisir le type de licence approprié et le mentionner expressément dans le contrat (exclusive / exclusive limitée / simple)
4. Définir avec précision la portée territoriale de la licence (préciser si Hong Kong, Macao et Taïwan sont inclus)
5. Détailler les modalités d'utilisation et les limitations d'usage du preneur
6. Fixer la structure des redevances, la monnaie de paiement, les délais de paiement et les intérêts de retard
7. Confirmer le taux conventionnel réduit applicable et préparer les documents de demande
8. Préciser la clause de droit d'audit et la procédure d'audit
9. Effectuer l'enregistrement de la licence de brevet (sous 3 mois) ou de la licence de marque
10. Si un enregistrement du contrat d'importation/exportation de technologies est requis, le soumettre dans les 30 jours suivant la prise d'effet du contrat
11. Stipuler le mode de règlement des litiges dans le contrat (il est recommandé de choisir l'arbitrage en Chine continentale, par exemple CIETAC)
12. Préciser les conditions de résiliation et les obligations post-contractuelles
13. Évaluer si le donneur de licence étranger risque d'être considéré comme ayant un établissement stable en Chine
14. Examiner la conformité des prix de transfert pour les transactions entre parties liées
15. Effectuer auprès de l'administration fiscale l'enregistrement du traitement conventionnel pour les contribuables non résidents

Conclusion

La rédaction et la négociation d'un contrat de licence de propriété intellectuelle en Chine constituent un processus systémique impliquant de multiples dimensions : conformité juridique, planification fiscale, prévention des litiges et équilibre des intérêts commerciaux. Le donneur de licence étranger doit comprendre les règles spécifiques du droit chinois de la propriété intellectuelle — de l'enregistrement obligatoire au contrôle des changes, de la retenue à la source au risque d'établissement stable — pour concevoir un dispositif de licence qui soit à la fois conforme aux exigences légales et apte à réaliser ses objectifs commerciaux.

Alors que la Chine poursuit la réforme de son système de protection de la propriété intellectuelle, l'environnement juridique des activités de licence ne cesse de s'améliorer. Maîtriser les règles, soigner les détails et bénéficier d'un soutien professionnel sont les trois éléments clés du succès commercial dans les activités de licence de propriété intellectuelle en Chine. WeRights s'engage à fournir des services juridiques en propriété intellectuelle pragmatiques et précis aux clients chinois et étrangers, contribuant à la réalisation et à la protection de la valeur de la propriété intellectuelle en Chine.