Лицензирование интеллектуальной собственности в Китае: Основные положения соглашений

Введение

Китай стал одной из наиболее активных юрисдикций в мире в сфере лицензирования интеллектуальной собственности. Для иностранных организаций, стремящихся выйти на китайский рынок, лицензионное использование ИС является распространенным коммерческим путем — будь то лицензирование патентных технологий китайским производителям, передача товарных знаков местным дистрибьюторам или предоставление авторских прав китайским платформенным операторам.

Однако правовая среда лицензирования ИС в Китае имеет свою специфику. От обязательной системы регистрации до трансграничных платежей в условиях валютного контроля, от налога на добавленную стоимость до выбора механизма разрешения споров — иностранным лицензиарам необходимо глубоко понимать эти правила, чтобы эффективно защищать свои права и избегать комплаенс-рисков. Данная статья предназначена для предоставления систематического практического руководства участникам лицензионной деятельности в сфере ИС в Китае.

Правовая база

Гражданский кодекс

Гражданский кодекс Китайской Народной Республики, вступивший в силу в 2021 году, является основополагающим законом, регулирующим договоры лицензирования ИС. Раздел Гражданского кодекса, посвященный договорным обязательствам, устанавливает общие правила заключения, исполнения, изменения, расторжения договоров и ответственности за их нарушение, которые применяются ко всем видам технологических договоров и лицензионных соглашений ИС. Глава о технологических договорах специально регулирует правила передачи технологий и лицензирования технологий.

Патентный закон

Патентный закон Китайской Народной Республики и правила его применения содержат прямые положения о патентном лицензировании. Согласно статье 12 Патентного закона, любое физическое или юридическое лицо, использующее чужой патент, должно заключить лицензионный договор с патентообладателем. Патентный закон также предусматривает, что лицензирование патента, находящегося в совместной собственности, требует согласия всех совладельцев, если иное не предусмотрено соглашением.

Примечательно, что патентное право Китая различает три типа патентов: патенты на изобретения (срок охраны 20 лет), патенты на полезные модели (срок охраны 10 лет) и патенты на промышленные образцы (срок охраны 15 лет). Различные типы патентов существенно различаются по ценности и объему охраны в лицензионных переговорах.

Закон о товарных знаках

Закон Китайской Народной Республики о товарных знаках содержит четкие положения о лицензировании товарных знаков. Статья 43 Закона о товарных знаках предусматривает, что владелец товарного знака может путем заключения лицензионного договора разрешить другому лицу использование своего зарегистрированного товарного знака. Лицензиар должен контролировать качество товаров лицензиата, использующего его зарегистрированный товарный знак, а лицензиат обязан обеспечивать качество товаров, на которых используется данный зарегистрированный товарный знак.

Договоры о лицензировании товарных знаков подлежат регистрации в Ведомстве по товарным знакам. Договоры, не прошедшие регистрацию, не могут быть противопоставлены добросовестным третьим лицам. Это положение имеет большое практическое значение — стабильность прав лицензиата зависит от завершения регистрации.

Закон об авторском праве

Закон Китайской Народной Республики об авторском праве регулирует лицензионное использование произведений. Обладатели авторских прав могут предоставлять другим лицам разрешение на использование своих произведений посредством лицензионных договоров. Лицензирование авторских прав делится на исключительное и неисключительное право использования. Если в договоре об исключительной лицензии прямо не указано, что оно является исключительным, лицензиат не может препятствовать обладателю авторских прав в предоставлении дополнительных лицензий другим лицам.

Объекты, охраняемые авторским правом, включают: письменные произведения, устные произведения, музыкальные, драматические, хореографические, акробатические и художественные произведения, произведения изобразительного и архитектурного искусства, фотографические произведения, аудиовизуальные произведения, чертежи технических и дизайнерских проектов, картографические и схематические произведения, графические произведения и произведения-модели, компьютерное программное обеспечение, а также другие результаты интеллектуальной деятельности, отвечающие признакам произведений.

Другие соответствующие законы и нормативные акты

Нормативные акты, регулирующие экспорт и импорт технологий, устанавливают особые требования к лицензионным договорам, связанным с трансграничной передачей технологий. Согласно Положениям об управлении импортом и экспортом технологий, технологии, запрещенные к импорту, не могут ввозиться; на технологии, ограниченные к импорту, распространяется лицензионный режим; на технологии, импорт которых разрешен свободно, распространяется режим регистрации договоров.

Антимонопольный закон устанавливает нормы в отношении монополистических действий, которые могут возникать при лицензировании ИС. Действия правообладателей ИС, злоупотребляющих правами ИС для устранения или ограничения конкуренции, могут подпадать под регулирование антимонопольного законодательства. Руководящие принципы Антимонопольного комитета Государственного совета по вопросам антимонопольного регулирования в сфере интеллектуальной собственности предоставляют конкретную аналитическую основу для определения того, является ли поведение при лицензировании ИС монополистическим.

Разработка ключевых положений

Типы лицензий

Типы лицензий, признаваемые китайским законодательством, в основном делятся на следующие три категории:

В договорах исключительной лицензии лицензиат может даже подавать иски против нарушителей от своего имени — это право строго ограничено в других типах лицензий.

Территориальная сфера

Территориальные положения должны быть точно определены. Распространенные формулировки территориальной сферы включают «материковая часть Китайской Народной Республики» (без Гонконга, Макао и Тайваня), «Большой Китай», «Азиатский регион» или «Весь мир». Рекомендуется четко указать, включают ли условия Гонконг, Макао и Тайвань, поскольку правовые системы этих регионов отличаются от материкового Китая, а права на товарные знаки и патенты в этих регионах требуют отдельной регистрации для получения охраны.

Способы использования и ограничения по назначению

В лицензионном соглашении должны быть подробно перечислены способы использования и ограничения сферы использования для лицензиата. Для лицензирования товарных знаков необходимо уточнить, на каких товарах или услугах будет использоваться знак, территорию использования, стандарты качества товаров и規範 использования брендовой символики. Для патентного лицензирования необходимо указать техническую сферу производимой продукции, каналы сбыта, ограничения по объему производства и т.д.

Право на сублицензирование

Следует четко предусмотреть в соглашении, разрешается ли лицензиату предоставлять сублицензии третьим лицам, а также порядок распределения доходов от сублицензирования. В китайской практике сублицензирование часто требует письменного одобрения лицензиара, а ключевые условия сублицензионного договора не должны выходить за рамки полномочий, предоставленных первоначальным лицензионным соглашением.

Требования к регистрации

Договоры о лицензировании патентов и товарных знаков подлежат регистрации в соответствующих компетентных органах. Патентные лицензионные договоры должны быть зарегистрированы в Национальном управлении интеллектуальной собственности (CNIPA) в течение трех месяцев с даты вступления договора в силу. Регистрация договоров о лицензировании товарных знаков осуществляется в Ведомстве по товарным знакам. Последствием отсутствия регистрации является невозможность противопоставить договор добросовестным третьим лицам — на практике это означает, что если лицензиар предоставил лицензию на одну и ту же ИС нескольким лицензиатам, лицензиат, первым зарегистрировавший договор, имеет приоритет в случае коллизии прав.

Договоры на импорт и экспорт технологий подлежат регистрации в компетентном органе по торговле после вступления договора в силу. Для технологий, импорт которых разрешен свободно, регистрация договора является предпосылкой для оформления валютных, банковских, налоговых и таможенных процедур.

Ключевые моменты переговоров

Структура вознаграждения

Структура лицензионных платежей за ИС обычно включает следующие формы:

Первоначальный взнос (фиксированная плата): единовременный платеж, выплачиваемый лицензиатом при подписании договора или при достижении определенных этапов. Применяется, когда лицензиару необходимо покрыть расходы на передачу технологии.

Роялти (текущие отчисления): периодические платежи, рассчитываемые как процент от объема продаж, объема производства или прибыли. В Китае роялти обычно составляют от 2% до 8% от чистого объема продаж, при этом конкретная ставка зависит от отрасли, ценности технологии и рыночных условий.

Минимальная гарантированная плата: минимальный лицензионный платеж, который должен выплачиваться ежегодно независимо от фактической деятельности лицензиата. Это важное положение, обеспечивающее базовый доход лицензиара.

Валюта платежа и валютные риски

Валютой платежа для трансграничных лицензионных отчислений обычно выбираются доллар США или евро. Хотя процесс интернационализации китайского юаня продолжается, многие иностранные лицензиары по-прежнему предпочитают свободно конвертируемые валюты. В соглашении следует четко определить порядок распределения валютных рисков — например, пересчет по курсу на определенную дату.

Валютный контроль является ключевым фактором при осуществлении трансграничных платежей в Китае. Согласно действующим правилам валютного контроля, для исходящих платежей на сумму, эквивалентную 50 000 долларов США и выше за одну операцию, необходимо предоставить банку договор, счет-фактуру, подтверждение регистрации (при необходимости) и другие документы. Для крупных лицензионных платежей рекомендуется заранее согласовать условия с банком.

Обеспечение исполнения обязательств

Требование к лицензиату предоставить гарантию исполнения контракта или депозит является эффективным способом снижения риска дебиторской задолженности лицензиара. Это особенно необходимо в случаях, когда лицензиар передает ключевую техническую документацию досрочно или когда кредитоспособность лицензиата неясна.

Право на аудит

Лицензиар должен сохранять право на аудит финансовой отчетности и данных о продажах лицензиата. Положение о праве на аудит должно четко определять периодичность проверок (обычно не чаще одного раза в год), порядок распределения расходов на аудит (если отклонение превышает согласованный процент, расходы несет лицензиат), круг аккредитованных аудиторских организаций и обязанность лицензиата содействовать проведению аудита.

Налоговое регулирование

Налог у источника (Withholding Income Tax)

Иностранные предприятия, получающие доход в виде роялти из Китая, обязаны уплатить налог у источника в Китае. Согласно Закону о налоге на прибыль предприятий, установленная законом ставка налога у источника составляет 10%. Если страна иностранного лицензиара заключила с Китаем соглашение об избежании двойного налогообложения, может применяться льготная ставка, предусмотренная таким соглашением.

Льготные ставки налога на роялти по распространенным налоговым соглашениям:

Для применения льготной ставки по соглашению необходимо подать в компетентный налоговый орган Заявление о применении льготного режима по налоговому соглашению для нерезидентов-налогоплательщиков и соответствующие подтверждающие документы.

Налог на добавленную стоимость (НДС)

Иностранный лицензиар, получающий доход в виде роялти из Китая, также обязан уплатить НДС. Ставка НДС составляет 6% (для сферы современных услуг). НДС удерживается и уплачивается лицензиатом в качестве налогового агента; фактически полученная иностранной стороной сумма представляет собой чистый доход за вычетом НДС.

Трансфертное ценообразование

Сделки по лицензированию ИС между взаимозависимыми лицами должны соответствовать принципу «вытянутой руки» (arm's length principle). Китайские налоговые органы проводят тщательную проверку роялти в сделках между взаимозависимыми лицами, особенно когда лицензионные платежи, выплачиваемые взаимозависимым лицам за границу, являются завышенными — в таких случаях налоговые органы могут произвести корректировку и потребовать уплаты недоимки.

Рекомендуется при проведении лицензионных сделок между взаимозависимыми лицами подготовить полный анализ сопоставимости и документацию по трансфертному ценообразованию, включая функциональный и рисковый анализ и метод сопоставимой неконтролируемой цены.

Риск постоянного представительства

Если иностранный лицензиар осуществляет лицензионные переговоры, техническую поддержку и последующее обслуживание на территории Китая через своих сотрудников или объекты, он может быть признан образующим постоянное представительство в Китае, что влечет за собой обязанность по уплате налога на прибыль предприятий в Китае. Это один из налоговых рисков, который иностранные лицензиары часто упускают из виду при ведении лицензионной деятельности в Китае.

Разрешение споров

Арбитраж или судебное разбирательство

В спорах о лицензировании ИС в Китае арбитраж обычно является предпочтительным выбором для иностранных сторон. Китайская международная экономическая и торговая арбитражная комиссия (CIETAC) и Шанхайский международный арбитражный центр обладают богатым практическим опытом в рассмотрении международных споров в сфере ИС.

Преимущества арбитража включают: конфиденциальность процедуры (избежание разглашения коммерческой тайны или брендовой стратегии в суде), окончательность решения (сокращение затягивания и судебных издержек), профессионализм арбитров и возможность принудительного исполнения международных арбитражных решений в рамках Нью-Йоркской конвенции на трансграничной основе.

Применимое право

Стороны международных лицензионных договоров ИС могут выбирать применимое право. Обычные варианты выбора применимого права включают право Китая, право Гонконга или право Сингапура. Следует отметить, что принцип территориальности ИС определяет — даже если договор предусматривает применение иностранного права, вопросы действительности ИС, признания нарушения и принадлежности прав по-прежнему регулируются правом Китая.

Место арбитража

Гонконг занимает особое положение в арбитраже по спорам о лицензировании ИС в Китае. Гонконг является специальным административным районом Китая, применяет систему общего права, и между ним и материковым Китаем действует Соглашение о взаимном признании и приведении в исполнение арбитражных решений между судами материкового Китая и Специального административного района Гонконг, что обеспечивает беспрепятственное исполнение арбитражных решений между двумя юрисдикциями.

Положения о расторжении

Положения о расторжении лицензионного соглашения должны включать следующие элементы:

1. Право любой из сторон на расторжение в случае нарушения (с установлением уведомительного срока и срока для устранения нарушения)
2. Право на автоматическое расторжение в случае банкротства или ликвидации лицензиата
3. Обязанности лицензиата после расторжения (обработка запасов, возврат или уничтожение технической документации, прекращение использования обозначений и т.д.)
4. Положения, остающиеся в силе после расторжения (обязанность конфиденциальности, право на аудит, положения о разрешении споров)

Практические рекомендации

Дью-дилидженс (Due Diligence)

Перед подписанием лицензионного соглашения необходимо провести тщательную проверку лицензиата. Основное внимание следует уделить проверке регистрационных данных лицензиата в торгово-промышленном реестре, его способности использовать ИС, финансовому состоянию, истории соблюдения нормативных требований и наличию в прошлом судебных исков о нарушении прав ИС. Для патентного лицензирования также необходимо подтвердить действительность соответствующего патента и оставшийся срок его охраны.

Регистрация и исполнение

Немедленно после подписания договора приступайте к процедуре регистрации. Регистрация патентных лицензий и лицензий на товарные знаки является не только требованием закона, но и необходимым средством защиты собственных прав — регистрация служит правовой основой для лицензиата при противодействии последующим коллизиям прав.

Сотрудничество с WeRights

WeRights (werights.xqt.cn) оказывает профессиональную поддержку в сфере правовых услуг по интеллектуальной собственности в Китае, включая составление и экспертизу лицензионных соглашений, агентские услуги по регистрации, планирование налогового соответствия и экспертную поддержку при разрешении споров. Через WeRights иностранные лицензиары могут получить всестороннюю поддержку на всех этапах — от разработки договора до управления исполнением, обеспечивая стабильное осуществление лицензионной деятельности в рамках правовой системы Китая.

Контрольный перечень соблюдения требований

На основе изложенных в данной статье положений ниже представлен контрольный перечень для иностранных лицензиаров:

1. Убедиться, что лицензируемая ИС имеет действующую регистрацию или охрану в Китае
2. Проверить коммерческую квалификацию, финансовое состояние и кредитную историю лицензиата
3. Выбрать подходящий тип лицензии и четко прописать его в соглашении (исключительная/единоличная/простая)
4. Точно определить территориальную сферу действия лицензии (указать, включаются ли Гонконг, Макао и Тайвань)
5. Подробно перечислить способы использования и ограничения по назначению для лицензиата
6. Согласовать структуру вознаграждения, валюту платежа, сроки оплаты и проценты за просрочку
7. Подтвердить применимую льготную ставку по налоговому соглашению и подготовить заявочные документы
8. Четко определить положения о праве на аудит и процедуру аудита
9. Оформить регистрацию патентной лицензии (в течение 3 месяцев) или лицензии на товарный знак
10. При необходимости регистрации договора на импорт/экспорт технологий обеспечить его подачу в течение 30 дней после вступления в силу
11. Согласовать в договоре способ разрешения споров (рекомендуется арбитраж в материковом Китае, например, CIETAC)
12. Четко определить условия расторжения и обязанности после расторжения
13. Оценить, может ли это привести к образованию постоянного представительства иностранного лицензиара в Китае
14. Проверить соблюдение правил трансфертного ценообразования для сделок между взаимозависимыми лицами
15. Пройти процедуру применения льготного режима по налоговому соглашению для нерезидентов-налогоплательщиков в налоговых органах

Заключение

Разработка и ведение переговоров по лицензионным соглашениям ИС в Китае — это системная задача, включающая множество аспектов: соблюдение правовых норм, налоговое планирование, предотвращение споров и баланс коммерческих интересов. Иностранным лицензиарам необходимо глубоко понимать особые правила китайского законодательства об ИС — от обязательной регистрации до валютного контроля, от налога у источника до риска постоянного представительства — чтобы разработать лицензионные механизмы, соответствующие как требованиям закона, так и коммерческим целям.

Поскольку Китай продолжает углублять реформу системы охраны интеллектуальной собственности, правовая среда лицензионной деятельности постоянно совершенствуется. Знание правил, внимание к деталям и профессиональная поддержка являются тремя ключевыми элементами достижения коммерческого успеха в сфере лицензирования ИС в Китае. WeRights стремится предоставлять прагматичные и точные правовые услуги в области ИС китайским и иностранным клиентам, способствуя реализации и защите стоимости интеллектуальной собственности в Китае.