IP Due Diligence in China for Foreign Investors and M&A

📅 2026-05-29 🏷️ IP Licensing

## Introduction : Pourquoi la due diligence en matière de propriété intellectuelle est la clé de la réussite des fusions-acquisitions Lorsque des investisseurs étrangers réalisent des fusions-acquisitions (M&A) en Chine, la due diligence en matière de propriété intellectuelle (PI) n'est en aucun cas un « supplément facultatif », mais un élément central qui détermine le succès ou l'échec de la transaction. Le système chinois de PI possède des caractéristiques locales distinctes, couvrant divers types de droits tels que les brevets, les marques, les droits d'auteur, les secrets commerciaux et les schémas de configuration de circuits intégrés. Cependant, en raison des différences entre le système juridique chinois et celui de l'Occident, comme le « principe du premier déposant » pour les brevets, le principe de « séparation entre l'usage et l'enregistrement » pour les marques, et la répartition de la charge de la preuve dans la protection des secrets commerciaux, les investisseurs étrangers qui négligent la due diligence risquent fort de se retrouver dans une situation où ils « achètent une coquille vide sans le noyau » — c'est-à-dire qu'après l'acquisition de la société cible, ils découvrent que ses brevets essentiels ont été déclarés invalides ou que ses marques ont expiré faute de renouvellement. De plus, la Chine a renforcé la protection de la PI ces dernières années, par exemple en introduisant des dommages-intérêts punitifs dans la quatrième révision de la Loi sur les brevets, mais la pratique de l'application de la loi reste inégale selon les régions. Par conséquent, un guide systématique de due diligence en matière de PI peut aider les investisseurs à identifier les risques, à évaluer la valeur des actifs et à jeter les bases juridiques de l'intégration ultérieure. Cet article fournira un guide pratique à partir de cinq dimensions : le périmètre de l'enquête, les étapes clés, l'identification des risques, les méthodes d'évaluation et la conception des clauses contractuelles. ## Périmètre essentiel de la due diligence en matière de PI et aperçu des données Les actifs de PI qu'un investisseur étranger doit examiner lors d'une fusion-acquisition comprennent généralement les catégories suivantes : | Type de PI | Points clés de l'enquête | Risques courants | |------------|--------------------------|------------------| | Brevets | Validité, durée de protection restante, historique des litiges pour contrefaçon, dépendances | Brevet invalidé, non-paiement des annuités, dépendance technologique vis-à-vis de tiers | | Marques | Classes d'enregistrement, preuves d'usage réel, état de renouvellement, historique des litiges | Risque de « radiation pour non-usage », conflit avec des marques similaires, marque notoire non enregistrée | | Droits d'auteur | Certificat d'enregistrement de l'œuvre, preuves de la date de création, contrats de licence | Titularité floue des œuvres créées dans le cadre d'un emploi, problèmes de conformité des codes sources open source | | Secrets commerciaux | Mesures de confidentialité (ex. : accords de confidentialité, contrôles d'accès), historique des fuites | Perte de secrets due à des départs d'employés, risque d'ingénierie inverse | | Noms de domaine | Titulaire de l'enregistrement, état de renouvellement, historique du règlement des litiges | Nom de domaine cybersquatté ou expiré faute de renouvellement | Selon les données 2022 de l'Administration nationale chinoise de la propriété intellectuelle (CNIPA), le nombre de brevets d'invention en vigueur en Chine a atteint 4,212 millions, mais la durée moyenne de maintien en vigueur n'est que de 6,9 ans, bien inférieure à celle des États-Unis (12,4 ans). Cela suggère aux investisseurs de vérifier particulièrement le paiement des annuités de maintien des brevets cibles, car de nombreuses entreprises chinoises abandonnent activement les brevets de faible valeur pour des raisons de coût. Par ailleurs, en matière de marques, la Chine applique le système de « radiation pour non-usage » — si une marque n'est pas utilisée pendant trois années consécutives, tout tiers peut demander sa radiation. Par conséquent, l'enquête doit exiger de la société cible qu'elle fournisse des preuves d'usage réel de la marque, telles que des contrats de vente, des supports publicitaires, etc. ## Les six étapes clés de la due diligence Voici le processus standardisé que les investisseurs étrangers devraient suivre, chaque étape devant être adaptée à la pratique juridique chinoise : 1. **Recherche préliminaire et établissement de la liste** Utiliser les bases de données de la CNIPA, le site web chinois des marques et les bases de données commerciales (comme Tianyancha, Qichacha) pour obtenir toutes les informations d'enregistrement de PI détenues par la société cible. Notez que les systèmes d'annonce électronique des brevets et marques chinois sont uniquement en chinois ; il est recommandé de faire appel à un agent local pour vous aider dans la recherche. 2. **Vérification de la chaîne de titularité** Vérifier que la PI appartient bien à la société cible et non à des sociétés liées ou à des employés à titre personnel. Par exemple, la Loi chinoise sur les brevets stipule que le droit à une invention de service appartient à l'employeur, mais de nombreuses PME déposent des brevets à titre personnel pour des raisons fiscales. Il est alors nécessaire d'examiner les clauses de cession de PI dans les contrats de travail et de vérifier si des « récompenses pour inventeur » n'ont pas été versées. 3. **Analyse de validité** Pour les brevets, il faut vérifier si les annuités ont été payées, si une demande en invalidation a été déposée, et s'il s'agit d'une double délivrance dans le cadre d'une « double demande » (dépôt simultané d'une demande d'invention et d'un modèle d'utilité le même jour). Pour les marques, il faut vérifier si une déclaration d'usage a été soumise (obligatoire après trois ans d'enregistrement). 4. **Évaluation du risque de contrefaçon** Effectuer une analyse de liberté d'exploitation (FTO) pour déterminer si la technologie cible entre dans le champ de protection des brevets de tiers. Les tribunaux chinois appliquent le « principe de couverture intégrale » pour la contrefaçon de brevet, mais la marge d'application de la doctrine des équivalents est étroite. Par exemple, si le produit de la société cible ne remplace qu'une caractéristique technique non essentielle, il peut toujours constituer une contrefaçon. 5. **Examen de l'état des licences et des nantissements** Vérifier si la PI a été concédée sous licence à des tiers (y compris les licences exclusives, exclusives ou simples) et si elle a été utilisée comme garantie de financement. Le nantissement de la PI en Chine est enregistré auprès de la CNIPA, mais dans la pratique, de nombreuses licences privées ne sont pas enregistrées, ce qui entraîne des litiges lors des cessions ultérieures. 6. **Enquête sur les litiges et les antécédents de contentieux** Rechercher, via le site web chinois des jugements (China Judgments Online) et le site d'annonces des tribunaux populaires, si la société cible est impliquée dans des litiges en matière de PI. Notez que les jugements de première instance des tribunaux chinois sont généralement publics, mais les décisions de médiation peuvent ne pas l'être. Par conséquent, il est également nécessaire de demander à la société cible si elle fait l'objet de procédures d'arbitrage ou de plaintes administratives non divulguées. ## Identification des risques et stratégies de réponse Lors de la due diligence, les investisseurs étrangers rencontrent souvent les risques typiques suivants, pour lesquels des plans d'action doivent être préparés à l'avance : - **Actifs de brevets « dormants » et « indésirables »** De nombreuses entreprises chinoises possèdent des portefeuilles de brevets comprenant un grand nombre de brevets non exploités ou expirés. Il est conseillé aux investisseurs de se concentrer sur les « brevets essentiels » directement liés à l'activité principale et de mandater un cabinet d'analyse de brevets pour évaluer leur stabilité technique. Par exemple, si la société cible détient des brevets de dessin ou modèle, leur champ de protection est très étroit et peut ne pas suffire à empêcher l'imitation par les concurrents. - **Menaces de « cybersquattage » et de « radiation pour non-usage » des marques** La Chine est un pays où le cybersquattage de marques est fréquent. La marque essentielle de la société cible peut avoir été enregistrée par un tiers pour des produits similaires. Dans ce cas, l'investisseur doit évaluer s'il est nécessaire de résoudre le problème par voie d'opposition, de demande en nullité ou d'achat. Par ailleurs, si la société cible n'utilise pas réellement sa marque, l'investisseur doit commencer immédiatement à rassembler des preuves d'usage après l'acquisition pour se prémunir contre un risque de radiation pour non-usage. - **Risque latent de fuite de secrets commerciaux** La protection des secrets commerciaux en vertu de la Loi chinoise sur la concurrence déloyale dépend des « mesures de confidentialité raisonnables » prises par le titulaire du droit. Si la société cible n'a pas signé d'accords de confidentialité avec ses employés ni mis en place de barrières physiques (comme des contrôles d'accès, des systèmes de cryptage), ses secrets commerciaux peuvent être considérés comme n'ayant pas fait l'objet de mesures de confidentialité raisonnables, ce qui rend leur protection difficile en justice. L'investisseur doit exiger que la société cible améliore son système de confidentialité avant la clôture de la transaction. - **Problèmes de conformité des logiciels open source** Si la société cible développe des logiciels, il est impératif d'examiner si son code source contient des licences open source telles que GPL, LGPL, etc. Dans l'affaire « Luohe Case » de 2021, un tribunal chinois a reconnu pour la première fois que la violation d'une licence open source constituait une contrefaçon. Par conséquent, l'investisseur doit s'assurer que la société cible a respecté les termes de la licence open source, faute de quoi elle s'expose à un risque de poursuite. ## Évaluation de la PI et conception des clauses contractuelles Après avoir identifié les risques, l'investisseur doit évaluer les actifs de PI et inclure des clauses de protection dans le contrat de fusion-acquisition. **Méthodes d'évaluation** : Dans la pratique chinoise, on utilise souvent la méthode du coût, la méthode du marché et la méthode du revenu. Pour les start-ups, la méthode du revenu (basée sur l'actualisation des flux de trésorerie futurs) est plus appropriée, mais il faut tenir compte des particularités du marché chinois : par exemple, la durée de protection restante d'un brevet pharmaceutique peut être prolongée en raison de l'approbation administrative (article 42 de la Loi sur les brevets), ce qui affecte l'évaluation. De plus, l'évaluation d'une marque doit tenir compte de sa notoriété sur le marché chinois, qui peut être obtenue auprès d'organismes d'enquête tiers (comme l'Association chinoise des marques). **Clauses contractuelles** : Il est recommandé d'inclure les clauses suivantes dans le contrat d'achat d'actions (SPA) ou le contrat d'achat d'actifs : - **Clause de déclarations et garanties** : Exiger que la société cible garantisse la titularité claire de la PI, l'absence de contrefaçon, le paiement de tous les frais, et divulgue tous les contrats de licence. En cas de dissimulation, l'investisseur peut demander des dommages-intérêts. - **Conditions préalables à la clôture** : Par exemple, la société cible doit avoir effectué le renouvellement des marques, payé les annuités des brevets, ou résolu les litiges en cours avant la clôture. - **Clause d'indemnisation** : Fixer un plafond d'indemnisation (généralement 20 à 30 % du prix de la transaction) et préciser le mécanisme de recours en cas de réclamation d'un tiers pour contrefaçon de PI. - **Gestion de la période de transition** : Avant la clôture, la société cible ne doit pas céder ni nantir la PI essentielle, et doit coopérer avec l'investisseur pour l'intégration technique. ## Conclusion : S'appuyer sur des professionnels et assurer un suivi continu La due diligence en matière de propriété intellectuelle pour les investisseurs étrangers lors de fusions-acquisitions en Chine n'est en aucun cas un travail ponctuel, mais doit être menée tout au long de la transaction. Il est conseillé aux investisseurs de faire appel à des avocats spécialisés en PI ou à des agences (comme les services de gestion de PI proposés par WeRights) familiers avec la pratique chinoise, et d'utiliser les bases de données publiques de la CNIPA pour un suivi continu. Par exemple, vérifier régulièrement le statut juridique de la PI cible après la clôture pour éviter une perte de droits due à la négligence. Enfin, si les investisseurs ont des doutes sur les résultats de l'enquête, ils peuvent obtenir des informations supplémentaires sur le secteur via Telegram @token_1_com. Ce n'est qu'en faisant de la due diligence en matière de PI un outil stratégique que l'on peut réaliser une « création de valeur par l'acquisition » plutôt qu'un « piège de l'acquisition » sur le marché chinois.

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