IP Due Diligence in China for Foreign Investors and M&A

📅 2026-05-29 🏷️ IP Licensing

## Введение: Почему комплексная проверка интеллектуальной собственности является основой успешных слияний и поглощений При проведении слияний и поглощений (M&A) в Китае иностранным инвесторам комплексная проверка интеллектуальной собственности (ИС) является не просто «желательным дополнением», а ключевым элементом, определяющим успех или провал сделки. Китайская система ИС имеет ярко выраженные национальные особенности, включая такие виды прав, как патенты, товарные знаки, авторские права, коммерческая тайна и топологии интегральных микросхем. Однако из-за различий между китайской и западной правовыми системами, таких как «система первенства в подаче заявки» на патенты, принцип «разделения использования и регистрации» для товарных знаков, а также распределение бремени доказывания при защите коммерческой тайны, иностранные инвесторы, пренебрегающие комплексной проверкой, рискуют оказаться в ситуации «покупки оболочки без ядра» — то есть после приобретения целевой компании обнаружить, что ее ключевые патенты признаны недействительными или товарные знаки утратили силу из-за непродления. Кроме того, в последние годы Китай усилил защиту прав ИС, например, четвертая поправка к Закону о патентах ввела штрафные санкции, однако правоприменительная практика по-прежнему неравномерна в разных регионах. Поэтому систематизированное руководство по комплексной проверке ИС помогает инвесторам выявлять риски, оценивать стоимость активов и закладывать правовую основу для последующей интеграции. Данная статья предлагает практическое руководство по пяти аспектам: объем проверки, ключевые этапы, выявление рисков, методы оценки и структурирование условий сделки. ## Основной объем и обзор данных комплексной проверки интеллектуальной собственности Активы ИС, подлежащие проверке иностранными инвесторами при M&A, обычно включают следующие категории: | Тип ИС | Ключевые аспекты проверки | Распространенные риски | |------------|---------|---------| | Патенты | Действительность, оставшийся срок охраны, история судебных споров о нарушении, зависимость | Признание патента недействительным, неуплата ежегодных пошлин, технологическая зависимость от третьих лиц | | Товарные знаки | Классы регистрации, доказательства фактического использования, статус продления, записи о спорах | Риск «аннулирования за неиспользование», конфликт со сходными товарными знаками, незарегистрированные общеизвестные знаки | | Авторские права | Свидетельства о регистрации произведения, доказательства времени создания, лицензионные договоры | Неясность прав на служебные произведения, вопросы соблюдения лицензий на открытое ПО | | Коммерческая тайна | Меры по обеспечению конфиденциальности (соглашения о неразглашении, контроль доступа), история утечек | Утечка секретов при смене работы сотрудниками, риск обратного инжиниринга | | Доменные имена | Субъект регистрации, статус продления, история разрешения споров | Захват домена или истечение срока регистрации без продления | Согласно данным Национального управления интеллектуальной собственности Китая (CNIPA) за 2022 год, количество действующих патентов на изобретения в Китае достигло 4,212 млн, но средний срок поддержания в силе составил всего 6,9 года, что значительно ниже, чем в США (12,4 года). Это указывает инвесторам на необходимость тщательной проверки уплаты пошлин за поддержание целевых патентов, поскольку многие китайские компании из соображений экономии добровольно отказываются от низкоценных патентов. В то же время, в отношении товарных знаков в Китае действует система «аннулирования за неиспользование»: если товарный знак не использовался в течение трех лет подряд, любое третье лицо может подать заявку на его аннулирование. Поэтому в ходе проверки необходимо требовать от целевой компании предоставления доказательств фактического использования товарного знака, таких как договоры купли-продажи, рекламные материалы и т.д. ## Шесть ключевых этапов комплексной проверки Ниже приведен стандартизированный процесс, которому должны следовать иностранные инвесторы, причем каждый этап должен учитывать китайскую правовую практику: 1. **Первичный поиск и составление перечня** Используя базы данных CNIPA, Китайскую сеть товарных знаков и коммерческие базы данных (например, Tianyancha, Qichacha), получите информацию обо всех регистрациях ИС на имя целевой компании. Обратите внимание, что электронные системы публикации патентов и товарных знаков Китая имеют только китайскоязычный интерфейс, поэтому рекомендуется привлекать местных агентов для помощи в поиске. 2. **Проверка цепочки прав собственности** Убедитесь, что ИС принадлежит самой целевой компании, а не аффилированным лицам или сотрудникам. Например, Закон Китая о патентах устанавливает, что права на служебные изобретения принадлежат работодателю, однако многие малые и средние предприятия подают заявки на патенты на имя физических лиц для уклонения от налогов. В этом случае необходимо проверить положения об ИС в трудовых договорах и подтвердить отсутствие невыплаченных вознаграждений изобретателям. 3. **Анализ действительности** В отношении патентов необходимо подтвердить уплату ежегодных пошлин, отсутствие заявлений о признании недействительным и отсутствие «двойной подачи» (одновременная подача заявок на изобретение и полезную модель в один день), ведущей к дублированию прав. В отношении товарных знаков необходимо проверить, подано ли заявление об использовании (требуется после трех лет регистрации). 4. **Оценка риска нарушения прав** С помощью анализа свободы действий (FTO) определите, попадает ли целевая технология под действие патентов третьих лиц. Китайские суды применяют «принцип полного охвата» при рассмотрении патентных нарушений, однако сфера применения доктрины эквивалентов относительно узка. Например, если продукт целевой компании заменяет лишь несущественные технические признаки, это все равно может быть признано нарушением. 5. **Проверка статуса лицензий и залогов** Выясните, не лицензирована ли ИС третьим лицам (включая исключительные, единоличные или простые лицензии) и не используется ли она в качестве залога для финансирования. Регистрация залога прав ИС в Китае осуществляется в CNIPA, однако на практике многие частные лицензии не регистрируются, что приводит к спорам при последующей передаче прав. 6. **Исследование записей о судебных исках и спорах** Используя Китайскую сеть судебных решений и сайт объявлений народных судов, проверьте, участвовала ли целевая компания в судебных спорах по ИС. Обратите внимание, что решения судов первой инстанции в Китае обычно публикуются, но мировые соглашения могут не разглашаться. Поэтому необходимо также запросить у целевой компании информацию о нераскрытых арбитражных или административных жалобах. ## Выявление рисков и стратегии реагирования В ходе комплексной проверки иностранные инвесторы часто сталкиваются со следующими типичными рисками, для которых необходимо заранее разработать меры реагирования: - **«Спящие» и «мусорные» патентные активы** Патентные портфели многих китайских компаний содержат большое количество неиспользуемых или уже недействительных патентов. Инвесторам рекомендуется в первую очередь сосредоточиться на «ключевых патентах», непосредственно связанных с основной деятельностью, и поручить патентно-аналитическим агентствам оценку их технической стабильности. Например, если целевая компания владеет патентами на промышленные образцы, сфера их защиты крайне узка и может не позволить предотвратить копирование со стороны конкурентов. - **Угрозы «захвата» товарных знаков и «аннулирования за неиспользование»** Китай является страной с высоким уровнем захвата товарных знаков. Ключевой товарный знак целевой компании может быть уже зарегистрирован третьим лицом на аналогичные товары. В этом случае инвестору необходимо оценить, следует ли решать проблему путем возражения, признания недействительным или покупки. Кроме того, если целевая компания фактически не использовала товарный знак, инвестору следует немедленно после приобретения начать сбор доказательств использования, чтобы снизить риск аннулирования. - **Риск утечки коммерческой тайны** Защита коммерческой тайны по Закону Китая о недобросовестной конкуренции зависит от принятия правообладателем «мер по обеспечению конфиденциальности». Если целевая компания не подписала с сотрудниками соглашения о неразглашении, не установила физические барьеры (например, системы контроля доступа, шифрования), ее коммерческая тайна может быть признана «не защищенной разумными мерами конфиденциальности», что затруднит ее защиту в суде. Инвесторы должны потребовать от целевой компании усовершенствовать режим конфиденциальности до закрытия сделки. - **Проблемы соблюдения лицензий на открытое ПО** Если целевая компания разрабатывает программное обеспечение, необходимо проверить, содержит ли ее код лицензии с открытым исходным кодом, такие как GPL, LGPL. В 2021 году в деле «Luohe Case» китайский суд впервые признал нарушение лицензии на открытое ПО актом нарушения прав, поэтому инвесторы должны убедиться, что целевая компания соблюдает условия открытых лицензий, иначе она может столкнуться с риском судебного иска. ## Оценка стоимости интеллектуальной собственности и структурирование условий сделки После завершения выявления рисков инвесторам необходимо оценить активы ИС и включить защитные положения в договор о слиянии и поглощении. **Методы оценки**: В китайской практике часто используются затратный, рыночный и доходный подходы. Для стартапов доходный подход (основанный на дисконтировании будущих денежных потоков) является более обоснованным, но необходимо учитывать специфику китайского рынка: например, оставшийся срок охраны патента на лекарство может быть продлен из-за административного одобрения (статья 42 Закона о патентах), что повлияет на оценку. Кроме того, при оценке товарного знака необходимо учитывать его известность на китайском рынке, данные о которой можно получить у сторонних исследовательских организаций (например, Китайской ассоциации товарных знаков). **Условия сделки**: Рекомендуется включить в договор купли-продажи акций (SPA) или договор купли-продажи активов следующие положения: - **Заверения и гарантии**: Требовать от целевой компании гарантий того, что права на ИС являются четкими, не нарушают прав третьих лиц, все пошлины уплачены, а также раскрыты все лицензионные договоры. В случае обнаружения сокрытия информации инвестор может потребовать возмещения убытков. - **Предварительные условия закрытия сделки**: Например, целевая компания должна до закрытия сделки завершить продление товарных знаков, уплатить ежегодные патентные пошлины или урегулировать незавершенные судебные споры. - **Положения о возмещении убытков**: Установить верхний предел возмещения (обычно 20-30% от цены сделки) и четко определить механизм регресса по искам третьих лиц о нарушении прав ИС. - **Управление переходным периодом**: До завершения сделки целевая компания не должна передавать или закладывать ключевые активы ИС, а также обязана сотрудничать с инвестором в технической интеграции. ## Заключение: Привлечение профессиональных организаций и постоянный мониторинг Комплексная проверка ИС при слияниях и поглощениях иностранных инвесторов в Китае не является разовым мероприятием, а должна проводиться на протяжении всей сделки. Инвесторам рекомендуется нанимать юристов по ИС или агентства, знакомые с китайской практикой (например, услуги по управлению ИС, предоставляемые WeRights), и использовать открытые базы данных CNIPA для постоянного мониторинга. Например, после закрытия сделки регулярно проверять правовой статус целевой ИС, чтобы предотвратить потерю прав из-за небрежности. Наконец, если у инвесторов остаются сомнения по результатам проверки, они могут получить дополнительные отраслевые инсайты через Telegram @token_1_com. Только используя комплексную проверку ИС как стратегический инструмент, можно добиться «прироста стоимости от M&A», а не «ловушки M&A» на китайском рынке.

📩 Need Help with Your IP Registration?

👉 Message @token_1_com