IP Due Diligence in China for Foreign Investors and M&A

📅 2026-05-29 🏷️ IP Licensing

## 서론: 왜 지식재산권 실사가 M&A 성공의 초석인가 외국인 투자자가 중국에서 인수합병(M&A)을 진행할 때, 지식재산권(IP) 실사는 선택적인 '장식'이 아니라 거래의 성패를 결정짓는 핵심 요소입니다. 중국의 지식재산권 제도는 특허, 상표, 저작권, 영업비밀, 집적회로 배치설계 등 다양한 권리 유형을 포함하며 뚜렷한 현지 특색을 가지고 있습니다. 그러나 중국의 법체계는 서방과 차이가 있습니다. 예를 들어 특허의 '선출원주의', 상표의 '사용과 등록 분리' 원칙, 영업비밀 보호에서의 입증책임 배분 등으로 인해, 외국인 투자자가 실사를 소홀히 할 경우 '껍데기만 사고 알맹이는 없는' 상황에 빠지기 쉽습니다. 즉, 인수 대상 회사를 인수한 후 핵심 특허가 무효로 선언되었거나 상표가 갱신되지 않아 효력을 상실한 사실을 발견하게 됩니다. 또한, 중국은 최근 지식재산권 보호를 강화하여, 예를 들어 《특허법》 제4차 개정에서 징벌적 손해배상을 도입했지만, 집행 관행에는 여전히 지역적 불균형이 존재합니다. 따라서 체계적인 지식재산권 실사 가이드는 투자자가 위험을 식별하고 자산 가치를 평가하며, 이후 통합을 위한 법적 기반을 마련하는 데 도움을 줍니다. 본 글은 조사 범위, 핵심 단계, 위험 식별, 가치 평가 방법 및 거래 조건 설계의 다섯 가지 측면에서 실용적인 가이드를 제공합니다. ## 지식재산권 실사의 핵심 범위 및 데이터 개요 외국인 투자자가 M&A에서 조사해야 할 지식재산권 자산은 일반적으로 다음 범주를 포함합니다: | 지식재산권 유형 | 조사 중점 사항 | 일반적인 위험 | |------------|---------|---------| | 특허 | 유효성, 잔여 보호 기간, 침해 소송 이력, 의존 관계 | 특허 무효, 연체료 미납, 제3자 기술 의존 | | 상표 | 등록 유형, 실제 사용 증거, 갱신 상태, 분쟁 기록 | '사용하지 않은 상표 취소' 위험, 유사 상표 충돌, 미등록 주지 상표 | | 저작권 | 저작물 등록증, 창작 시점 증거, 라이선스 계약 | 업무상 저작물 권리 귀속 불명, 소프트웨어 코드 오픈소스 규정 준수 문제 | | 영업비밀 | 비밀 유지 조치(비밀 유지 계약, 접근 통제 등), 유출 이력 | 직원 이직으로 인한 비밀 유출, 역설계 위험 | | 도메인 이름 | 등록 주체, 갱신 상태, 분쟁 해결 이력 | 도메인 선점 또는 기한 만료 미갱신 | 중국 국가지식재산권국(CNIPA)의 2022년 데이터에 따르면, 중국의 유효 발명 특허 수는 421만 2천 건에 달하지만, 평균 유지 기간은 6.9년에 불과하여 미국(12.4년)에 크게 미치지 못합니다. 이는 투자자가 대상 특허의 유지 비용 납부 상황을 중점적으로 확인해야 함을 시사합니다. 많은 중국 기업이 비용 문제로 인해 가치가 낮은 특허를 자발적으로 포기하기 때문입니다. 동시에 상표의 경우, 중국은 '사용하지 않은 상표 취소(撤三)' 제도를 시행합니다. 즉, 상표가 3년 연속 사용되지 않으면 제3자가 취소를 신청할 수 있습니다. 따라서 실사 시에는 대상 회사에 판매 계약서, 광고 홍보 자료 등 상표의 실제 사용 증거를 요구해야 합니다. ## 실사의 6가지 핵심 단계 다음은 외국인 투자자가 따라야 할 표준화된 절차이며, 각 단계는 중국 법률 관행과 결합되어야 합니다: 1. **초기 검색 및 목록 작성** CNIPA 데이터베이스, 중국 상표망 및 상업 데이터베이스(예: 톈옌차, 치차차)를 통해 대상 회사 명의의 모든 IP 등록 정보를 확보합니다. 중국 특허 및 상표의 전자 공고 시스템은 중국어 인터페이스만 제공하므로, 현지 대리 기관을 고용하여 검색을 지원받는 것이 좋습니다. 2. **권리 귀속 사슬 확인** IP가 대상 회사의 자체 소유인지, 관계사 또는 직원 개인 명의로 보유하고 있지 않은지 확인합니다. 예를 들어, 중국 《특허법》은 직무발명의 권리를 회사에 귀속시키지만, 많은 중소기업이 세금 회피를 위해 개인 명의로 특허를 출원합니다. 이 경우 근로 계약서의 IP 귀속 조항을 검토하고 '발명자 보상금' 미지급 여부를 확인해야 합니다. 3. **유효성 분석** 특허의 경우, 연체료 납부 여부, 무효 심판 청구 여부, '이중 출원'(동일자 발명 및 실용신안 출원)으로 인한 중복 권리 부여 여부를 확인해야 합니다. 상표의 경우, 사용 선언 제출 여부(등록 후 3년 경과 시 제출 필요)를 확인해야 합니다. 4. **침해 위험 평가** 자유실시분석(FTO)을 통해 대상 기술이 제3자 특허의 보호 범위에 속하는지 판단합니다. 중국 법원은 특허 침해에서 '전면 포괄 원칙'을 적용하지만, 균등론의 적용 범위는 상대적으로 좁습니다. 예를 들어, 대상 회사의 제품이 비필수 기술적 특징만 대체한 경우에도 침해가 성립될 수 있습니다. 5. **라이선스 및 질권 설정 상태 검토** IP가 제3자에게 라이선스(전용, 배타적 또는 통상 라이선스 포함)되었는지, 질권 설정을 위해 담보로 제공되었는지 확인합니다. 중국의 IP 질권 설정 등기는 CNIPA에 등록되지만, 실제로는 많은 비공개 라이선스가 등록되지 않아 추후 양도 시 분쟁이 발생합니다. 6. **소송 및 분쟁 기록 조사** 중국 판결문 인터넷 공개 사이트, 인민법원 공고 사이트를 통해 대상 회사가 IP 관련 소송에 연루되었는지 검색합니다. 중국 법원의 1심 사건은 일반적으로 공개되지만, 조정서는 공개되지 않을 수 있습니다. 따라서 대상 회사에 공개되지 않은 중재 또는 행정投诉이 있는지 함께 문의해야 합니다. ## 위험 식별 및 대응 전략 실사 과정에서 외국인 투자자는 다음과 같은 일반적인 위험에 직면할 수 있으며, 사전에 대응 방안을 마련해야 합니다: - **특허 '휴면' 및 '쓰레기' 자산** 많은 중국 기업의 특허 포트폴리오에는 미실시 또는 만료된 특허가 다수 포함되어 있습니다. 투자자는 주력 사업과 직접 관련된 '핵심 특허'에 우선적으로 주목하고, 특허 분석 기관에 의뢰하여 기술적 안정성을 평가하는 것이 좋습니다. 예를 들어, 대상 회사가 디자인 특허를 보유한 경우 보호 범위가 매우 좁아 경쟁사의 모방을 막지 못할 수 있습니다. - **상표 '선점' 및 '사용하지 않은 상표 취소' 위협** 중국은 상표 선점이 빈번한 국가로, 대상 회사의 핵심 상표가 이미 제3자에 의해 유사 상품에 등록되어 있을 수 있습니다. 이 경우 투자자는 이의 신청, 무효 심판 또는 매입을 통해 해결해야 하는지 평가해야 합니다. 또한, 대상 회사가 상표를 실제로 사용하지 않은 경우, 투자자는 인수 후 즉시 사용 증거 수집을 시작하여 취소 위험에 대비해야 합니다. - **영업비밀 유출 위험** 중국 《반부정경쟁법》상 영업비밀 보호는 권리자가 '비밀 유지 조치'를 취했는지에 달려 있습니다. 대상 회사가 직원과 비밀 유지 계약을 체결하지 않았거나, 물리적 차단(예: 출입 통제, 암호화 시스템)을 설정하지 않은 경우, 해당 영업비밀은 '합리적인 비밀 유지 조치를 취하지 않았다'고 간주되어 소송에서 보호받기 어렵습니다. 투자자는 대상 회사가 인수 완료 전에 비밀 유지 제도를 완비하도록 요구해야 합니다. - **오픈소스 소프트웨어 규정 준수 문제** 대상 회사가 소프트웨어를 개발하는 경우, 코드 베이스에 GPL, LGPL 등의 오픈소스 라이선스가 포함되어 있는지 반드시 검토해야 합니다. 중국 법원은 2021년 '뤄허 사건'에서 처음으로 오픈소스 라이선스 위반이 침해를 구성한다고 판결했으므로, 투자자는 대상 회사가 오픈소스 조항을 준수했는지 확인해야 하며, 그렇지 않을 경우 피소 위험에 직면할 수 있습니다. ## 지식재산권 가치 평가 및 거래 조건 설계 위험 식별을 완료한 후, 투자자는 IP 자산에 대한 가치 평가를 수행하고 M&A 계약서에 보호 조항을 설정해야 합니다. **가치 평가 방법**: 중국 실무에서는 일반적으로 원가법, 시장법 및 수익법이 사용됩니다. 스타트업의 경우 수익법(미래 현금 흐름 할인 기반)이 더 합리적이지만, 중국 시장의 특수성을 고려해야 합니다. 예를 들어, 의약품 특허의 잔여 보호 기간은 행정 심사로 인해 연장될 수 있으며(《특허법》 제42조), 이는 가치 평가에 영향을 미칩니다. 또한, 상표의 가치 평가는 중국 시장에서의 인지도를 고려해야 하며, 제3자 조사 기관(예: 중국상표협회)을 통해 데이터를 확보할 수 있습니다. **거래 조건**: 주식 매매 계약(SPA) 또는 자산 매매 계약에 다음 조항을 포함할 것을 권장합니다: - **진술 및 보증 조항**: 대상 회사가 IP 권리가 명확하고, 침해 사실이 없으며, 모든 비용을 납부했고, 모든 라이선스 계약을 공개했음을 보증하도록 요구합니다. 은폐 사실이 발견될 경우 투자자는 손해배상을 청구할 수 있습니다. - **인수 완료 전 조건**: 예를 들어, 대상 회사는 인수 완료 전에 상표 갱신, 특허 연체료 납부를 완료하거나 계류 중인 소송을 해결해야 합니다. - **손해배상 조항**: 손해배상 상한선(일반적으로 거래 대가의 20%-30%)을 설정하고, 제3자의 IP 침해 청구에 대한 구상권 메커니즘을 명확히 합니다. - **과도기 관리**: 인수 완료 전까지 대상 회사는 핵심 IP를 양도하거나 질권 설정할 수 없으며, 투자자의 기술 통합에 협조해야 합니다. ## 결론: 전문 기관 활용 및 지속적 모니터링 외국인 투자자의 중국 M&A에서 지식재산권 실사는 일회성 작업이 아니라 거래 전 과정에 걸쳐 수행되어야 합니다. 투자자는 중국 실무에 정통한 IP 변호사 또는 대리 기관(예: WeRights가 제공하는 IP 관리 서비스)을 고용하고, CNIPA의 공개 데이터베이스를 활용하여 지속적으로 모니터링할 것을 권장합니다. 예를 들어, 인수 완료 후 정기적으로 대상 IP의 법적 상태를 확인하여 부주의로 인한 권리 상실을 방지해야 합니다. 마지막으로, 투자자가 조사 결과에 의문이 있는 경우 Telegram @token_1_com을 통해 더 많은 업계 통찰력을 얻을 수 있습니다. IP 실사를 전략적 도구로 활용해야만 중국 시장에서 'M&A를 통한 가치 증대'를 실현하고 'M&A 함정'을 피할 수 있습니다.

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